Dreidimensionale Gestaltungen können als Marke schutzfähig sein. Das Markengesetz (MarkenG) kennt die „Dreidimensionale Marke“ (Warenformmarke), die das Äußere eines Produktes oder einer Produktverpackung schützt. Ein Produktdesign ist aber nur eintragungsfähig, wenn das Design über die normale Form des Produktes hinausgeht und eine Herkunftsfunktion besitzt.
Als Voraussetzung für die erforderliche Herkunftsfunktion ist anzusehen, dass die dreidimensionale Marke dazu geeignet sein muss, „Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“, wie dies in § 3 Absatz 1 MarkenG gefordert wird.
Die entscheidende Frage, ob ein Produktdesign als Marke eintragbar ist, ist demnach, ob die angesprochenen Verkehrskreise in der Warenform einen Herkunftshinweis erkennen. Ist dies der Fall, kann Markenschutz gewährt werden; ist das nicht der Fall, ist Markenschutz abzulehnen.
Im konkreten Fall stritten die Parteien um die Frage, ob ein tiefgekühltes Kartoffelpüree in Smiley-Form die Voraussetzungen für einen Markenschutz erfüllt. Für die Markeninhaberin, die Firma McCain, war bereits im Jahr 2001 für diese Produktform eine dreidimensionale Marke eingetragen worden (EM 001801166). Die angegriffene Wettbewerberin argumentierte dagegen, dass es sich bei der Smiley-Form nur um eine dekorative Gestaltung handele, und der Verkehr in dieser dreidimensionalen Form keinen Hinweis auf die Herkunft von einem bestimmten Unternehmen sehe.
Das mit dem Fall befasste Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf sah dies anders. Es betonte, dass nach höchstrichterlicher Rechtsprechung bei der Prüfung einer rechtsverletzenden Benutzung einer dreidimensionalen Gestaltung grundsätzlich zu berücksichtigen sei, dass der Verkehr Formgestaltungen von Waren meist nicht als Herkunftshinweis auffasse, sondern primär als funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst.
Ob die angesprochenen Verkehrskreise in der Warenform einen Herkunftshinweis erkennen, könne sich aus den Gestaltungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warengebiet ergeben und hänge daneben auch von der Kennzeichnungskraft der Marke ab.
Die Markeninhaberin konnte im Verfahren durch Darlegung des Warenumfelds im Bereich der Tiefkühl-Kartoffelprodukte nachweisen, dass sie die einzige Anbieterin von Tiefkühl-Kartoffelprodukten im gewerblichen Bereich sei. Das OLG stellte fest, dass ausgehend von diesem Warenumfeld in der Smiley-Form eine besondere ästhetische Ausgestaltung liege, die nicht nur rein dekorativ, sondern so ungewöhnlich und besonders sei, dass ihr die relevanten Verkehrskreise einen Hinweis auf ihre Herkunft zuschreiben würden.
Für die Praxis bedeutet der Fall, dass Unternehmen für ihre Produktgestaltungen neben der Anmeldung eines Designs bzw. Geschmacksmusters auch den Schutz durch eine dreidimensionale Marke in Betracht ziehen sollten. Im Gegenzug sollten Unternehmen im Vorfeld einer Benutzung auch nach dreidimensionalen Marken recherchieren, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.
